國際注冊

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馬德里國際商標申請與單一國家/地區/區域性組織商標申請之區別

[發布時間:2018-11-23 15:03:33 分類:國際注冊]

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進駐海外市場,恰如古時行軍打仗,兵強馬壯固然重要,戰術策略亦不可或缺,海外商標?;ふ鉸員閌羝渲兄饕諶葜?。究竟是通過馬德里體系尋求海外商標?;じ?,還是選擇在逐一國家/地區直接進行商標注冊,申請人時常不甚了解,選擇困難;筆者對此展開分析。


在海外進行商標?;?,可以通過商標國際注冊馬德里商標體系申請(以下簡稱“馬德里商標”)或單一國家/地區/區域性組織申請(以下簡稱“單一申請商標”)兩種途徑進行。究竟是通過馬德里體系尋求海外商標?;じ?,還是選擇在逐一國家/地區直接進行商標注冊,申請人時常不甚了解,選擇困難。


下面從八個方面,對此展開分析。


馬德里商標是國際商標注冊的一種途徑,根據《商標注冊馬德里協定》和《商標注冊馬德里協定有關議定書》規定而產生,由世界知識產權組織(WIPO)負責管理。商標申請人可以通過其所在國家的原屬局轉遞該組織提出申請,把在本國注冊和/或申請中的商標擴大?;ぶ糧玫拊擠?。


向單一國家/地區/區域性組織進行商標注冊,是指申請人直接向各當局提交商標注冊申請,請求該商標予以核準注冊?;?。


關于馬德里商標體系與單一商標申請體系主要存在如下區別:


商標權?;じ哺塹賾蚍段?br />


馬德里商標:受?;さ賾蚍段б隕昵肴酥付ǖ拊擠轎?,可指定包括加入馬德里議定書與馬德里協定的國家/地區/及相關區域性組織,目前共101個締約方(2018年12月25日,馬拉維即將成為第102個締約方)。一些世界重要國家和地區,目前尚未加入馬德里聯盟體系,例如:加拿大、巴西、阿根廷、南非、阿聯酋、沙特阿拉伯、馬來西亞、香港、臺灣、澳門等。具體名單,可參考世界知識產權組織公布的《馬德里聯盟與非馬德里聯盟締約方名單》。


單一申請商標:目前世界上擁有獨立商標管轄權的國家/地區/區域性組織約210個左右,申請人可以指定其中任何一個進行商標注冊申請?;?。


申請人資格限制


馬德里商標:申請人必須是馬德里體系締約方的企業實體、個人或其他組織,且必須以在原屬國已申請或已注冊商標為基礎商標,向世界知識產權組織(WIPO)提起申請。就中國而言,申請人必須已經取得《商標注冊證書》或者《商標受理通知書》,方能申請馬德里商標。另外,目前中國香港、中國澳門的企業或個人,是不能通過中國商標局提出馬德里國際商標申請的,但臺灣省申請人可以通過商標局申請注冊馬德里商標。


單一申請商標:沒有限制,任何人無論是否有本國申請或注冊都可以提交海外申請。


費用支出


馬德里商標:規費計算方式比較復雜,大致為規費=基礎注冊費+指定締約方規費。通常情況下,對于在海外多個國家和地區進行商標?;さ納昵肴?,馬德里商標總體費用遠低于通過單一申請商標途徑在逐一國家和地區注冊?;?。


單一申請商標:根據各個國家/地區法律,海外申請人申請商標,往往需要通過當地代理律師樓幫助提交申請和辦理后續業務。若申請人在多個國家和地區進行商標?;?,整體費用比馬德里商標顯著增加。


申請日授予時間


馬德里商標:以國際注冊日作為各個締約方收到申請商標的申請日,并計算審查周期。由于馬德里商標在提交至國際局之前需經原屬局(例如:中國商標局)完成形式審查、申報商品和/或服務項目規范、代收代繳規費等程序行工作,順利情況下,目前國際注冊日通常為馬德里國際申請商標實際遞交原屬局日期后3-4個月左右。在這段時間,對于申請人來講存在極大的風險,例如:被他人惡意搶先注冊。另外,對于請求優先權的申請商標,也往往因為官方程序延誤等原因,導致優先權日過期,從而無法從優先權日上獲得更早的海外申請日。


單一申請商標:對于大多數國家,在手續準備齊全后,通常在1-2個工作日即可以向各當局提交申請,獲得申請日。因此,對于生命周期較短的商標(例如:快消品、電子消費品、電子游戲等行業商標)或者存在潛在競爭對手時刻覬覦其商標財富的申請人,通過單一申請商標途徑進行?;びΦ弊魑磐揪隊枰鑰悸?。出于費用支出方面,申請人也可以考慮在重點國家/地區直接向各地官方遞交商標申請,其他地域通過馬德里體系申請辦理商標注冊。


申請手續


馬德里商標:申請手續簡便是馬德里商標的另一重要優勢,申請人避免了同一商標重復申請注冊手續。申請人使用一種語言,填寫一份申請表格,提供一套申請文件,繳納一次費用,就可以對一個商標在一個或多個類別,領土延伸至超過100個國家和地區。


單一申請商標:通常需要委托各個國家/地區當地代理機構,根據各個國家/地區要求,分別填寫表格、準備適用于各官方要求的文件并分別繳納費用。有些國家/地區,申請人需要提供經公證/認證的《代理委托書》等文件用于商標注冊申請,從而給申請人造成時間和經濟上的負擔。對于這些國家/地區,通過馬德里體系商標注冊,可以有效避免提供額外文件、辦理額外手續和支出額外費用等情形。


審查階段


馬德里商標:在提交申請時,由原屬局(例如:中國商標局)對形式文件以及申報商品和/或服務項目描述是否規范進行初次審查,在進入各個指定締約方審查階段后,將根據其可接受商品和服務描述標準進行再次審查。有些國家因商品和服務項目描述比較特殊,經常發出審查意見,延長了申請周期,也增加了申請人支出,例如:美國、日本、韓國等。另外,一旦馬德里商標出現官方駁回或第三方異議等阻礙其順利注冊的情況,申請人需要立即咨詢當地代理機構并尋求幫助。有的締約方使用法語或者西班牙語作為官方語言發出審查意見,有的締約方要求申請人答復官方審查意見期限較短,會進一步給申請人在臨時尋求當地代理機構幫助時造成困擾。


單一申請商標:大多當地代理,會在遞交申請前對申請商標指定商品和/或服務項目提出規范建議,申請人可以根據實際情況接受意見或做出修改,后期出現因商品和服務項目不規范導致官方審查意見的幾率不大。另外,一旦出現官方審查意見或者被第三方提出異議后,當地代理將提供專業法律建議和持續后續服務。因此,申請人面對官方阻礙時,相比馬德里商標途徑,顯然會從容不迫,擁有充分時間考慮后續程序。特別是對于那些要求答復期限較短的締約方,這種優勢更加明顯。


審查周期


馬德里商標:申請人在授予國際商標注冊號后12—18個月左右,將收到各指定締約方的審查結果通知,也可以在世界知識產權組織(WIPO)官方網站查閱各締約方的審查結果。由于馬德里相關條約中對審查周期做出限定,各締約方必須在規定期限內完成審查,否則將視為該申請商標在該締約方予以?;?。


單一申請商標:不同國家/地區的審查周期差異較大,有些國家審查和注冊周期可短至3-6個月,有些則長達數年。通過單一申請途徑,盡管部分國家和地區申請注冊周期更短,但整體上不如馬德里體系商標更有時間保障和周期的可預測性,特別是對于部分非洲、南亞、拉美及加勒比地區國家,馬德里體系會給申請人帶來更多便利和保障。


后期維護、管理、使用


馬德里商標:一件商標授予一個統一的國際注冊號和國際注冊日。日后商標續展、所有人名稱/地址變更、轉讓等程序,可以統一辦理。顯然,對申請人后續管理而言,無疑提供了諸多便利。但是,在商標后期維護、管理和使用上,馬德里商標的弊端也很多,具體如下所示:


1、馬德里商標最臭名昭著的是“中心打擊原則”,即通過馬德里體系注冊的商標,如果在自注冊之日起5年之內,基礎注冊或基礎申請全部或部分被駁回、撤回、注銷、撤銷、放棄或宣布無效,那么,其效力將及于所有指定締約方,也就是說:該商標不得再要求國際注冊給予?;?,不論該商標是否已經被轉讓。盡管申請人屆時可以在逐一國家提出轉化程序,也就是在馬德里體系框架下,保留原國際注冊日,再次向各當局提出注冊登記,但勢必費時、費力、費錢、費心。相當于同一商標,兩次辦理注冊。


2、轉讓限制,商標權轉讓只能在馬德里體系指定締約方內生效。受讓人必須是馬德里體系締約方的個人或企業,或者在該締約方擁有住所,或者工商業存在。假如申請人欲將一件馬德里商標轉讓至香港公司,則將無法辦理。


3、美國、菲律賓等國家后期提供使用證據問題。由于沒有當地代理機構提醒和建議,申請人后期十分容易錯過提供《使用聲明》和使用證據的特殊期限,或者因提交了不符合規定的文件而導致不利于該商標在該地區繼續?;さ那榭齜⑸?。


4、馬德里商標?;ず?,如果在當地被提出撤銷注冊或宣告無效等程序,在缺乏當地代理人通知和協助的情況下,將十分被動。


5、對于領土延伸至美國的馬德里商標,由于申請過程中不要求提供在美國的使用證據,該商標成功?;ず?,一旦被他人提出基于三年未使用撤銷訴訟,則舉證責任將發生倒置,為商標所有人增加負擔。


6、馬德里商標授權后不發出《商標注冊證》,在實際使用時具有一定困難。申請人可以請求WIPO出具摘要證明,或要求某些授權締約方出具注冊證明等,但都會增加申請人的負擔。


單一申請商標:各個國家單獨管理,如需變更、轉讓、續展等手續,通過各個當局逐一辦理。在商標轉讓范圍上沒有限制。在后期程序提醒和法律建議上,通常由原代理律師樓持續服務。同時,申請商標也沒有“中心打擊”的困擾。


總結,馬德里國際商標注冊與單一申請商標注冊?;は啾?,各自具有明顯優勢和難以克服不足。究竟孰優孰劣,難以一言以蔽之。


筆者認為:對于具備長久商業利益和核心使用價值的商標,以及對取得申請日要求高且費用相對充裕的申請人,建議通過單一途徑申請商標;而對于一次性多類別大批量申請海外商標的申請人而言,除了個別要求特殊的國家或地區之外,建議考慮通過馬德里國際商標體系體系申請。當然,對于非馬德里體系成員,申請人只能通過單一申請途徑辦理。



來源:IPRdaily中文網(IPRdaily.cn)


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